本文以商标的指示性合理使用问题为研究对象，简要分析了指示性使用的概念，指出指示性使用制度的理论基础在于平衡商标权这种法定垄断权与商业性言论自由所要保护的法益，以及促进市场自由、公平竞争。

 

　　摘要：商标的指示性合理使用是平衡商标权人的法定垄断权和社会公共利益的产物，其对促进市场经济的发展具有重要作用，但我国现行立法对该制度的规定并不完善，导致司法实践中判断标准不一，基于此，本文以商标指示性使用问题为研究对象。本文主要包括以下三个部分：

 

　　第一部分主要论述商标指示性使用的概念与理论基础，主张保护商业性言论自由和促进市场公平、自由竞争是其理论基础所在；

 

　　第二部分通过分析国内外立法和实践经验总结出指示性合理使用的判断标准；

 

　　第三部分对网易严选标识“XX制造商”的行为是否构成指示性使用进行分析。

 

　　关键词：指示性使用；网易严选

 

　　目录

 

　　摘要

 

　　一、商标指示性使用的概念与理论基础

 

　　（一）商标指示性使用的概念

 

　　（二）商标指示性使用的理论基础

 

　　1.保护商业性言论自由

 

　　2.促进市场自由、公平竞争

 

　　二、商标指示性使用的判断标准及典型案例研讨

 

　　（一）商标指示性使用的判断标准

 

　　（二）商标指示性使用的典型案例研讨

 

　　1.“VOLVO”商标侵权案

 

　　2.“VICTORIA’S SECRET”商标权及不正当竞争纠纷案

 

　　三、网易严选标识“XX制造商”的行为是否构成指示性使用？

 

　　总结

 

　　参考文献

 

　　一、商标指示性使用的概念与理论基础

 

　　（一）商标指示性使用的概念

 

　　商标权的合理使用（Fair Use）是指在满足一定条件的情况下，使用他人的注册商标不视为侵犯商标权的一种行为。指示性使用（Nominative Use）作为商标权合理使用的方式之一，是指使用者在经营活动中善意合理地使用他人的商标，客观地说明自己商品用途、服务范围以及其他特性，与他人的商品或服务有关。[1]

 

　　关于这一制度，各国制度规定有所不同。大陆法系国家多在立法中予以规定，例如，德国商标法第23条第3项规定：“只要不与善良风俗相冲突，商标或商业标志所有人应无权禁止第三方在商业活动中使用：必须用该商标或商业标志表示一个产品或服务的用途，尤其是作为附件或配件加以提示。”[2]《欧共体商标一号指令》中也规定了在说明商品或服务用途时可以使用该商标。[3]普通法系国家则与此不同，有关这一问题的规则是在具体的司法实践中发展起来的。在1924年的Prestonettes,Inc v. Coty一案中，被告购买了“Coty”香水和香水进行重新分包装后再销售，由于再销售使用了原告的商标，原告提起诉讼要求停止侵权。霍姆斯法官（Justice Holmes）在该案中指出，“当商标的使用方式没有欺骗公众时，我们看不到相关的字眼具有这样的神圣性，以至于不能用它来说明真实情况。商标不是禁忌。”[4]该案所确立的“说明真实情况”（telling the truth）标准为商标指示性使用原则的创设奠定了理论基础。随后在1992年的The New Kids on the Block v. News America Publishing,Inc.案[5]中确立了指示性合理使用原则，美国在2006年《联邦商标反淡化修正案》中明确了商标指示性使用的正当性。我国《商标法》第五十九条规定了商标合理使用制度，但对司法实践中大量存在的指示性使用没有进行更细致全面的规定，理论研究方面也相对薄弱，导致法官在裁判过程中出现法律适用的困难，只能根据商标指示性使用的理论基础进行裁量。

 

　　（二）商标指示性使用的理论基础

 

　　1.保护商业性言论自由

 

　　商标能够标识商品或服务的来源，这种指代功能也是其受保护的基础之一。商标权的核心在于禁止权，即有权禁止他人在相同或类似商品上使用与注册商标相同或近似的商标。这种商标权的专有属性与商业性言论自由（Commercial Speech）的保护之间呈现紧张态势。对于商业性言论自由是否应该获得保护这一问题，从美国司法实践来看，直至1976年Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council Inc.案[6]，高法院才确立了保护商业性言论的第一个理论基础，即基于资讯流通的需要。在该案中，法院指出，在自由的经济体制下，资源的分配绝大多数将经由无数的私人经济决定来实施，而就公益观点而言，此等决定整体必须为明智的、在充分资讯下进行，为实现此一目的，商业资讯的自由流通乃成为不可或缺之事。[7]据此，对商业性言论予以保护的价值在于满足消费者理性管理自身经济事务以及商业信息自由流通的需要，从而推动市场经济的发展。在随后的司法实践中，美国法院确立了对商业性言论较高的保护标准。纵观我国现行立法规定，对商业性言论自由没有具体规定，从《广告法》、《消费者权益保护法》中对广告的相关规定可以窥见我国对商业言论的严格限制，但不能据此否定其保护价值。比如，学者Redish就认为，个人在面对不同的商品和服务时，需要通过收集各式商品或服务的资讯进行分析比较以此得出结论，这个收集、推论、调整的过程使得个人得以培养、增进其推理和思考能力，并由此促成个人自我目标的实现。[8]商标权作为一种垄断权，如果不对其行使予以规制，那么在市场经营活动中，商标权人以外的人对其商品或服务的正常宣传行为就有可能随时面临被控商标侵权的风险险，与他人的商业言论自由保护发生冲突，也势必会增加消费者的信息搜寻成本。因此，在商业环境下必然需要对商标权人的权利予以一定限制，反观商标权人权利受到过度保护的现状，其实是对司法资源的占用与浪费，也不利于商品或服务提供者将信息有效传达给消费者。如何平衡法定垄断权与商业性言论自由保护之间的法益，指示性使用原则对这一困境的解决提供了思路，这也是其立法的理论基础之一。

 

　　2.促进市场自由、公平竞争

 

　　自由、公平竞争是市场经济的核心要素，也是实现社会资源优化配置的关键，而商标权人的权利若过度扩张就会背离自由、公平的竞争理念。具体而言，商标权人可能利用其这一法定垄断权阻止其他经营者进入相关市场，形成市场垄断的局面，这对消费者也是极其不利的。此外，商标权人还可能对相关市场的信息进行控制，过滤其他竞争者的产品或服务信息，[9]这样一来消费者的选择范围就急剧缩小，无异于市场垄断，损害消费者权益以及公平的市场竞争秩序，这与《商标法》保护消费者、生产、经营者的利益的立法宗旨也是相悖的。正如冯晓青教授所指出的那样，“商标保护会对市场竞争对手销售商品构成障碍，因而从商标法的立法目的来说，促进有效竞争必须平衡商标权人与商标权人以外的市场竞争者的利益—围绕相同或类似商品营销的竞争性利益的平衡。”[10]

 

　　由此可以得出指示性合理使用原则确立的必要性，其实质在于满足经营者向消费者传达真实营销信息的需要，这并无害于商标所承载的商誉以及商标权人发挥其商标标识商品或服务来源的功效。

 

　　二、商标指示性使用的判断标准及典型案例研讨

 

　　（一）商标指示性使用的判断标准

 

　　作为商标侵权的抗辩事由之一，目前司法实践中尚未形成一个统一的判定标准。我国《商标法》对这一问题也没有明确，只在部分司法解释、行政规章及司法文件中有些许规定。例如《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中第26条规定了正当使用商业标识的构成要件：使用出于善意；不是作为自己商品的商标使用；使用只是为了说明或者描述自己的商品。[11]《高人民法院知识产权案件年度报告（2012）》指出，授权经销商为推广商品善意使用商标且未破坏商标识别功能的不认定为商标侵权。面对现实生活中大量涌现的涉及商标指示性使用的案件，确立统一可行的司法判断标准迫在眉睫。

 

　　观察国外的立法和司法实践，可以发现，《欧洲共同体商标条例》在第12条规定第三方在贸易过程中遵循工商业务中的诚实惯例使用需要用来表明商品或服务用途的标志，商标所有人无权制止。[12]也即指示性使用需要满足两个要件：用来说明商品或服务用途；诚实信用。美国法院在1992年的The New Kids on the Block v. News America Publishing,Inc.案[13]中初步确立了三要件判定标准：被告若不使用商标就不易揭示其产品或服务；对商标的使用仅限于揭示商品或服务正常所需的限度；使用人没有因对该商标的使用而使人误以为其得到了商标权人的支持或认可。[14]其中，第三个要件可以理解为使用结果不具有混淆可能性，也即法院认为指示性使用是一种不会引发混淆可能性的使用。[15]对于这一观点，有学者指出，混淆可能性与法定合理使用是可以并存的，因为《商标法》的立法目的除了避免混淆可能性之外，还在于促进公平竞争、维护社会公共利益、降低消费者搜寻成本等方面。[16]由此引发一个问题，混淆可能性是否可以与法定合理使用并存？在商标指示性使用案件中，原告起诉多是由于被告对其商标的使用行为使公众误认为原被告之间存在特定联系，攀附原告商标的商誉，原告由此就会证明被告的使用行为存在混淆可能性，如果认为混淆可能性与法定合理使用不能并存，原告的证明一旦成立，被告的使用行为就无法认定为指示性使用。如果认为混淆可能性与法定合理使用可以并存，被告就可据此提出指示性合理使用抗辩，即使存在混淆可能性，只要其行为满足指示性合理使用的构成要件，也可以阻却侵权成立。

 

　　笔者认为，混淆可能性是判定商标侵权成立的必要条件，也就是说，在存在混淆可能性的情况下，就有可能构成商标侵权，据此就难以认定商标合理使用的成立，二者不能并存。美国商标法专家McCarthy教授也认为，商标保护的核心问题是制止混淆可能，[17]“只有没有引起混淆可能性的使用才是正当的”[18]。我国现行的立法规定也体现了这一价值导向，例如，《企业名称登记管理规定》第九条第（二）项就禁止企业名称中使用可能对公众造成欺骗或误解的内容和文字，[19]其中“误解”一词就在于否定混淆可能性的存在。从商标权人的利益保护而言，在存在混淆可能性的前提下仍允许第三人使用商标所有人的商标，不论这种使用方式为何，商标标识商品或服务来源的功能都会受到破坏，而这恰恰是商标权人注重的商标价值之一，且指示性使用往往发生在知名或驰名商标上，商标所有人在经营活动中为维护商誉、打造知名商标往往投入大量的资源，如果允许第三人的“搭便车”行为，无疑会打压商标权人的积极性，长此以往是极其不利于市场经济的稳定、繁荣发展的。从司法审判角度而言，如果承认混淆可能性与法定合理使用可以并存，法院在判定是否构成商标侵权时所采用的标准就更具有模糊性和不确定性，因为在司法实践中，混淆可能性往往是法官自由裁量时考量的一个重要因素。

 

　　据此，在判定行为是否构成商标指示性使用时，可以考虑以下三个因素：使用需求的必要性、使用限度的适当性以及使用结果的不具混淆可能性。[20]

 

　　首先，他人对于商标的使用必须是正当且必要的，即不使用商标就不易向消费者说明自己商品或服务的真实信息，这多常见于产品销售、组装、兼容、维修、零部件制造等行业。比如汽车维修服务提供者就难免需要使用所维修汽车的商标以指明自己的服务范围。生活中常见的“Intel Inside”也是其例。第三人出于这种合理需求使用商标权人的商标不构成商标法意义上的使用，不会损害商标的指代功能，反而有利于降低消费者搜寻成本，促进市场经济发展，这恰恰为指示性使用的存在提供了正当性基础。当然，这种使用以必要性为前提，若他人有更为经济有效的方式描述其商品或服务的真实信息，就不满足指示性合理使用的必要且正当的前提条件。其次，第三人对商标的使用把控在合理限度内，包括使用的程度和数量两个方面。就使用的程度而言，使用者不能突出使用商标，否则商标所有人的商标权就形同虚设。就使用的数量而言，使用人不能超越合理需求大量使用商标权人的商标，具体认定应结合个案分析，使用的数量和形式也是判定使用人是否具有主观恶意的重要因素，使用人非善意的使用行为是不能构成指示性合理使用的。后，考察使用者的使用行为是否会引发相关公众误认为使用者与商标权人之间存在授权、合作等特定联系，这关键还是在于判断第三人的使用方式是否合理，例如，使用“XX专修（专卖）”与“本店修理（销售）XX产品”字样会产生完全不同的语义，前者被消费者误认为第三人与商标权人之间存在特定联系的可能性往往大于后者。

 

　　总而言之，商标指示性合理使用的认定可以从三个方面切入，即使用是出于必要且正当的目的，使用限度是合理的，使用结果不会引发市场混淆，这需要结合个案中使用者的使用方式、数量、位置等客观情况加以认定。

 

　　（二）商标指示性使用的典型案例研讨

 

　　1.“VOLVO”商标侵权案

 

　　原告沃尔沃有限公司（瑞典）于1997年在我国获准注册了“VOLVO”文字商标，并于2003年被核准转让给原告沃尔沃商标控股有限公司。2005年4月16日，被告向海关申报出口叙利亚的滤清器50箱，该滤清器上以醒目的大号英文字样“FOR VOLVO”，除此之外外包装并未明确制造者和客户的名称。原告于2005年6月15日提起诉讼，被告以合理使用作为抗辩理由。法院经审理认为，被告使用“FOR VOLVO”文字含义不清，又未能标明可识别商品来源的字样，客观上容易使消费者联想到该商品的来源与“VOLVO”商标注册人之间存在特定联系，因而认定被告构成商标侵权。[21]

 

　　在本案中，被告主张其使用“FOR VOLVO”文字是为了向消费者说明该滤清器适用于VOLVO这种品牌的汽车，但针对案件查明的事实来看，被告隐匿自己的企业名称和商标，在突出位置显著标明原告的商标，易使消费者产生其与原告之间存在特定联系的误认或联想，已经超出了合理使用的范围，不构成指示性合理使用。在该案中法院认定的思路就在于商标的合理使用应以不引起混淆或误认及不引起联想为界限，[22]这与笔者在前述中提到的使用结果的不具混淆可能性的判定标准是相通的，也印证了目前司法实践中认为混淆可能性与法定合理使用是不能并存的价值导向。

 

　　2.“VICTORIA’S SECRET”商标权及不正当竞争纠纷案

 

　　原告“VICTORIA’S SECRET”（中文名：维多利亚的秘密）品牌创立于20世纪70年代，其在中国获准注册了“VICTORIA’S SECRET”（第35类和第25类）、“维多利亚的秘密”（第35类和第25类）商标，被告麦司公司未经许可，擅自在其经营的店铺招牌、员工胸牌、VIP卡、时装展览等处使用原告商标，对外宣称其店铺为“VICTORIA’S SECRET”或“维多利亚的秘密”的直营店、专卖店、旗舰店，被告主张其销售的维多利亚商品来源于原告维多利亚公司的母公司有限品牌公司（Limited Brands,Inc.），提出合理使用抗辩。法院经审理认为被告的使用行为超出了指示所销售商品所必须使用的范围，足以使相关公众误认为原被告之间存在商标许可等关联关联关系，构成商标侵权。[23]

 

　　本案裁判要旨在于经营者出于销售商品的需要可以对商标权人的商标进行指示性使用，但应当限于指示商品来源，超出所必要使用的范围就会侵犯商标权人的专用权，[24]法院的认定思路也在于此，即考察使用限度的适当性。本案中被告在店铺大门招牌、店内墙面、货柜等位置均使用了涉案标识，并对外宣传其为原告的直营店、中国区品牌运营商等，明显超出了合理使用的限度，构成对原告商标权的侵犯。

 

　　三、网易严选标识“XX制造商”的行为是否构成指示性使用？

 

　　网易严选推行优质低价的理念，在电商领域迅速成长为有影响力的品牌，但同时也一直饱受侵犯知识产权的质疑，本文只就网易严选在网页标识“XX制造商”的行为是否构成指示性使用进行探讨。

 

　　网易严选采用的ODM（Original Design Manufacturer）模式，即原始设计生产，委托企业全部或部分的使用受托方的产品设计与生产，再以自己的品牌名称进行产品销售。[25]网易严选遵循“成本价+增值税+邮费”的定价规则，使得优质商品的价格回归理性，而随着生活水平的不断提高，新兴中产阶级开始追求生活品质的提高，网易严选的商品精选路线恰恰满足了这部分追求生活品质但经济实力有限的群体的需求。打开网易严选的购物页面，可以发现“Adidas制造商”、“UGG制造商”等字样，不得不承认，这是其吸引消费者的有效营销手段，提高了消费者对商品的信任度和购买欲，但对于这种标识知名品牌制造商的行为是否存在知识产权侵权风险，人们的认识不一。

 

　　笔者认为，结合前述商标指示性使用的判定标准来看，网易严选的此种行为可以被认定为商标的指示性可以使用，具体理由详述如下：

 

　　其一，就网易严选是出于必要且正当的目的使用商标权人的商标，其标识“XX制造商”的行为是在陈述客观事实，向消费者传达其在售商品为某品牌制造商所制造的真实信息，其目的在于指示商品的来源。

 

　　其二，网易严选的使用限度是适当的，这可从其使用的方式进行判断，以其购物页面中“新秀丽制造商”一栏为例，点击进去会发现其页面标有这样的宣传语：“严选为制作品质与颜值兼具的箱包， 选定新秀丽、CK、Ricardo等品牌合作的制造商， 拥有国内先进流水线20余条，实力保障品质。”从中不难看出，网易严选的宣传点在于其所售商品是由与知名品牌合作的制造商生产的，因为网易严选主打的就是精选优质商品的品牌理念，其在宣传时提到新秀丽、CK、Ricardo等品牌就无可厚非，这不构成商标性使用，且在各项商品的浏览界面中，均没有再出现相关商标，这也为其后第三点的论证提供支撑。

 

　　其三，网易严选的使用结果不会引发市场混淆，使消费者误认为网易严选与“Adidas”、“新秀丽”等注册商标所有人之间存在特定联系。首先，网易严选与“Adidas”、“新秀丽”等品牌所面对的消费群体不同，正如前文所述，网易严选面对的是追求生活品质但经济实力有限的新兴中产阶级，而“Adidas”、“新秀丽”等品牌所面对的往往是是追求高质生活且经济宽裕的消费群体，如此看来，消费群体不一，引发混淆的可能性就大幅降低了。其次，网易严选所体现出的价格优势也不会使相关公众误认为网易严选与商标所有人之间存在特定联系，因为品牌商没有理由要授权给网易严选销售品质优良而价格低廉的产品来争夺自己的市场。再者，网易严选并未在所销售的商品上使用注册商标，即使投入市场流通也不会造成消费者的混淆，更不存在事后混淆的可能性。

 

　　由此看来，网易严选标识“XX制造商”的行为实质在于推广品牌理念的需要，也是向消费者传达真实的商品信息所必需，不存在造成市场混淆的可能性，因此，在网络零售市场发展逐渐趋于稳定的今天，电商之间竞争优势的取得关键在于对未来零售模式的创新与把握。网易严选这种商业模式正是适应时代所需，其为消费者所带来质美价廉的商品，倡导追求卓越优质的生活理念，我们对其应予以更多的包容与呵护。

 

　　总结

 

　　本文以商标的指示性合理使用问题为研究对象，首先简要分析了指示性使用的概念，指出指示性使用制度的理论基础在于平衡商标权这种法定垄断权与商业性言论自由所要保护的法益，以及促进市场自由、公平竞争。其次阐述了商标指示性使用的判断标准，以“VOLVO”商标侵权案和“VICTORIA’S SECRET”商标权及不正当竞争纠纷案为例进行探讨。后对网易严选标识“XX制造商”的行为是否构成指示性使用进行分析，笔者认为网易严选的此种行为符合指示性使用的构成要件，不宜认定为商标侵权。作为商标侵权的抗辩事由之一，目前司法实践中尚未形成一个统一的判定标准，而面对现实生活中大量涌现的涉及商标指示性使用的案件，确立统一可行的司法判断标准急需提上日程。