「商标审判」对历史因素的考量必然抛弃「商标
本文主旨
允许高度近似商标的共存，并非因其共存不会造成消费者混淆误认，而是基于对历史因素的考量，以及对双方商业利益的慎重权衡。绝对的保护其中一方，而禁止另一方对相关标识的扩展使用，必然会彻底否定另一方的商业利益。但无论司法裁判如何干预，作为经营者，都应尽量附加区别性标识，不断强化商标识别要素之间的差异性。
引文
1、南北“稻香村”之争，继商标行政诉讼由高人民法院定纷止争之后，又拉开了民事侵权之争。北京稻香村食品有限责任公司起诉苏州稻香村食品有限公司商标侵权案，尤其是中秋节之前诉前停止销售行为保全裁定的作出与解除，更引起了商标领域同行的关注。
2、不久前，在一个商标业务领域交流群中，有同行问大家怎么看稻香村案？我没过脑子的回答说：苏州稻香村应附加区别性标识。此言一出，立刻招来一位律师的反对：苏州稻香村注册在先，凭什么加区别性标识？
我无言以对。我为自己在对案件基本事实知之甚少的情况下而妄加评论感到羞愧，同时也深深的意识到，在商标领域，如我这般想当然、跟着感觉走、情绪化思维甚至情绪化审判者，想必不在少数。就如有人想当然的认为“IPHONE”就应该是美国的、“拉菲”就应该是法国的，我想当然的认为“稻香村”就应该是北京的。
3、2012年中秋前，我在一号店购买了一盒稻香村月饼。月饼送到之后，我看生产厂家是保定稻香村食品科技有限公司，品牌是“一品稻香”。基于对品牌的敏感以及职业病，我立刻跟一号店沟通说：我从你们品牌栏中选择的“稻香村”，我要买的是北京“稻香村”，但你们卖的却不是这个品牌的产品，这是欺诈消费者，我要求退货。一号店答复：产品没有质量问题就不能退货。
沟通无果，我起诉了一号店，以消费欺诈为由。这是我为自己打的第一场官司，不过不是以律师的名义，而是作为一名普通的消费者。
4、在起诉一号店的同时，我给北京稻香村公司打电话，而得到的答复更令我失望：保稻、苏稻、北稻是历史问题，我们也没办法。当时我就想，北京稻香村公司简直没有商标维权意识，对方用的“一品稻香”品牌，你怎么就不能起诉呢？当时我猜测这是北京稻香村公司企业体制的问题。现在想想，并没有那么简单。
5、我起诉一号店的案件，标的额几百块钱，自2012年9月提起诉讼，至2014年10月案件调解，历经三个中秋。后的结果是：我把保存了两年多的月饼还给了一号店，一号店返还我月饼钱，并补偿800块钱损失[1]。
6、回想当时的法庭之上，一号店代理人也给我讲保稻、苏稻、北稻的历史，并提供了苏稻的注册商标。而我当时只是确认了一件事：保定稻香村公司没有注册“稻香村”商标，其注册的“一品稻香”也被驳回，因此，其生产的产品在一号店销售时不能出现在“稻香村”品牌之下。我当时甚至都没有查询北京稻香村公司有没有注册商标，而只是因为在北京呆了几年，凭感觉认为月饼、糕点应该归属于北京稻香村公司。
苏州“稻香村”扩展注册受阻
1、保定稻香村食品厂于1983年7月5日获准注册第184905号商标（图1），核定使用的商品为“饼干”，3006群组。于1989年6月30日获准注册第352997号商标（图1），核定使用的商品为“果子面包，糕点”，3006群组。苏州稻香村食品有限公司（简称：苏州稻香村公司）于2004年11月14日受让了这两件商标。
「商标审判」对历史因素的考量必然抛弃「商标近似」的判断标准吗？
2、北京稻香村食品有限责任公司（简称：北京稻香村公司）第1011610号“稻香村”商标（图2）于1997年5月21日获准注册，核定使用的商品为第30类的馅饼、烘馅饼（意大利式）、饺子、小包子、春卷、炒饭、粥、年糕、粽子、元宵、煎饼、八宝饭、豆沙、醪糟、火烧、大饼、馒头、花卷、豆包、盒饭，3007群组。
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3、苏州稻香村公司于2006年7月18日申请注册第5485873号商标（图3），指定使用的商品为第30类的糖果、饼干、面包、糕点、年糕、米果、冰淇淋、谷类制品、面粉制品、含淀粉食品商品。
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4、第5485873号商标于2009年5月20日初步审定并公告。北京稻香村公司提出异议申请，商标局裁定异议理由不成立。北京稻香村公司提出异议复审申请，商标评审委员会裁定复审理由成立，不予核准第5485873号商标注册。案件历经北京市第一中级人民法院一审、北京市高级人民法院二审、高人民法院再审[2]，三级法院意见一致，维持了商标评审委员会的裁定。
5、高人民法院认为：对因历史原因形成不同市场主体各自拥有相同字号，以及在同一种或者类似商品上各自拥有相同或者近似商标的情形下，当其中一方主体主张其申请注册被异议商标系对其字号及在先注册商标的延续时，人民法院审查判断被异议商标是否应予核准注册，除应当依据商标法的规定，亦应尊重历史和现状，尊重业已形成的市场秩序，全面、审慎、客观地考量各种因素，以尽量划清商业标识之间的界限为指针，公平合理地作出裁判。
考虑到苏州稻香村公司与北京稻香村公司各自的发展历史、现状以及业已形成的较为稳定的市场格局，两在先注册商标和引证商标一在被异议商标申请注册日之前的实际使用情况和知名度，被异议商标与引证商标一标识更为相似而与在先注册商标标识有一定差异等因素，原审法院认定被异议商标不应予以核准注册并无不妥。尤其考虑到如果予以注册被异议商标，一方面，将会破坏业已稳定的市场共存格局，导致稻香村标识之间的混淆或误认，终损害消费者的利益；另一方面，也不利于苏州稻香村公司和北京稻香村公司划清彼此商标标识之间的界限，不利于各自企业的发展壮大以及稻香村品牌的进一步提升。
在市场经济条件下，苏州稻香村公司和北京稻香村公司只有诚信经营，彼此互相尊重，才能增强和提升各自企业的核心竞争力，焕发稻香村老字号的生命和活力，才能得到广大消费者的认同和赞誉，使稻香村老字号基业长青。而任何投机取巧，希望通过不诚信经营而获取他人商誉的行为都是短视的商业行为，同时，也不为法律所支持和保护，终也会损害稻香村老字号的利益。
6、至此，苏州稻香村公司意图扩展注册“稻香村”商标的努力宣告失败，这一失败也必然会对其之前及之后对该扩展商标的使用行为可能面临的侵权风险埋下伏笔。
北京“稻香村”逆袭注册成功
1、北京稻香村公司第1011610号“稻香村”商标具有天生的缺陷，即其核定使用的商品不包括3006群组“糕点”等商品，而苏州稻香村公司受让的两件商标却是注册在了3006群组商品之上。造成这种局面的原因，可能跟各自早期经营的商品有关。
2、2008年1月18日，北京稻香村公司在“月饼”等商品上申请注册6517496号商标（图4），商标网显示该商标尚处于实质审查阶段，未初步审定并公告。
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3、2010年3月9日，北京稻香村公司在“月饼”等商品上申请注册8104706号商标（图5），商标网显示该商标在2015年4月21日注册公告。
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4、2014年1月14日，北京稻香村公司在“糕点”等商品上申请注册13907103号商标（图6），商标网显示该商标在2015年2月28日注册公告。
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5、北京稻香村公司2008年在3006群组注册的“稻香村”商标搁置未审，而之后申请的却已经获准注册，既不正常，又很正常。之所以出现这种局面，和苏州稻香村公司扩展注册“稻香村”商标一案结果有着必然的联系。
苏州稻香村公司对北京稻香村公司在“糕点”等商品上获准注册“稻香村”商标必然不能接受，相关的无效宣告程序也正在进行。北京稻香村公司曾与苏州稻香村公司签订商标许可使用合同，虽然从客观上北京稻香村公司并没有在糕点等商品上使用苏州稻香村公司的商标，但这一事实依然能说明北京稻香村公司自认为其在没有“糕点”等商品上的“稻香村”商标权的情况下，其在“糕点”等商品上使用“稻香村”并不具有当然的合法性。北京稻香村公司虽然没有使用苏州稻香村公司的商标，但对于其使用自己特有字体的“稻香村”商标而不被追究侵权责任提供了合法的依据。总之，北京稻香村公司是在裸奔多年之后，才终于在“糕点”等商品上有了正式的名分。
类似案件的裁判要旨
01、鳄鱼案
上诉人（法国）拉科斯特股份有限公司（LACOSTE）（简称拉科斯特公司）因与被上诉人（新加坡）鳄鱼国际机构私人有限公司（CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD）（简称鳄鱼国际公司）以及被上诉人上海东方鳄鱼服饰有限公司北京分公司（简称上海东方鳄鱼公司）侵犯商标专用权纠纷一案二审[3]，高人民法院认为：认定商标近似除通常要考虑其构成要素的近似程度外，还可以根据案件的具体情况，综合考虑其他相关因素，在此基础上认定诉争商标是否构成混淆性近似。诉争商标虽然在构成要素上具有近似性，但综合考量其他相关因素，仍不能认定其足以造成市场混淆的，不认定其构成侵犯注册商标专用权意义上的近似商标。
就本案而言，在拉科斯特公司主张权利的注册商标中，其鳄鱼头朝右，嘴巴大张，躯干及尾部上布满块状鳞片或装饰有横向条纹（图7，笔者注），其中第213407号注册商标鳄鱼图形下还显著标有LACOSTE文字（图8，笔者注）；鳄鱼国际公司使用的被诉标识一、二中的鳄鱼头朝左，被诉标识一中的鳄鱼图形躯干上的鳞片呈立体状，被诉标识二中的鳄鱼图形整体颜色为黄绿色或黄色，嘴巴张开露出红色，躯干上有斜向排列的条纹（图9，笔者注）。被诉标识一、二与拉科斯特公司的系列注册商标相比，其均为鳄鱼图形，具有一定的近似性，但被诉标识一、二中的鳄鱼头部朝向、体型、鳞片、颜色均与拉科斯特公司主张权利的鳄鱼图形不同。
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特别是，双方之间的诉争商标在相关市场中具有特殊的形成历史和发展历程，有特殊的使用和共存状况，在本案中认定诉争商标是否构成侵犯注册商标专用权意义上的近似商标，既不能割裂各自形成和发展的历史，又不能无视相互之间的共存过程和使用状态，否则，就难以作出公平合理的裁判。因此，就本案诉争商标具体情况而言，在认定其是否近似时，仅仅比对标识本身的近似性是不够的，还必须综合考量鳄鱼国际公司的主观意图、双方共存和使用的历史与现状等因素，结合相关市场实际，进行公平合理的判断。
02、张小泉案
原告杭州张小泉集团有限公司与被告上海张小泉刀剪总店、上海张小泉刀剪制造有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷一案[4]，上海市第二中级人民法院认为：原告的注册商标、驰名商标与两被告的企业名称虽然客观上存在冲突，但是，本案权利冲突的产生有其特定的历史背景和原因，故不能简单套用现有的法律制度来处理本案。“张小泉”品牌的形成已有数百年历史，其品牌知名度和声誉的产生有着长期的历史原因。原告与被告均对“张小泉”品牌声誉的形成作出过一定的贡献。因此，应当在考虑特定的历史背景的前提下，根据公平、诚实信用以及保护在先取得的合法权利的原则来处理本案。
原告于1964年注册“张小泉牌”商标，被告“刀剪总店”的企业名称于1956年登记，原告的注册商标与被告“刀剪总店”的企业名称的使用时间均达数十年之久。由于原告注册商标的取得晚于被告“刀剪总店”企业名称的使用，因此，根据保护在先权利的原则，被告“刀剪总店”的企业名称不构成对原告注册商标的侵犯。同样，根据诚实信用和保护在先权利的原则，原告不能以在后取得的驰名商标对抗“刀剪总店”使用在先的企业名称，故被告“刀剪总店”的企业名称不构成对原告驰名商标的侵害。
被告“刀剪总店”在产品及包装上突出使用“张小泉”或“上海张小泉”的行为伴随着其企业名称的使用一同发生，有一个历史演变过程。“刀剪总店”并非在原告的商标驰名后，为争夺市场才故意在产品及包装上突出使用“张小泉”，并且行政法规、规章允许企业使用简化名称和字号。特别是被告“刀剪总店”被评为中华老字号的事实，证明了“刀剪总店”使用“张小泉”字号已被广大消费者认同，且使用已长达数十年之久，在相关消费群体中形成了一定的知名度。因此，“刀剪总店”突出使用“张小泉”不具有主观恶意。考虑到原告的注册商标与“刀剪总店”的企业名称产生时的特定历史背景，从公平和诚信原则出发，不认定被告“刀剪总店”突出使用“张小泉”或“上海张小泉”的行为构成对原告的注册商标的侵犯和不正当竞争。但是，为了规范市场，营造良好的公平竞争秩序，避免造成相关消费群体对原、被告产品产生混淆，被告“刀剪总店”今后应在商品、服务上规范使用其经核准登记的企业名称，以便使普通消费者能够正确区分“张小泉”注册商标和企业名称。
判断被告“刀剪公司”的企业名称是否构成对原告注册商标和驰名商标的侵害，应当考虑被告“刀剪总店”成立和发展的历史过程，应当考虑被告“刀剪公司”产生的历史背景。根据被告“刀剪总店”的历史沿革及保护在先权利的原则，应当认定被告“刀剪公司”的企业名称不构成对原告的注册商标和驰名商标的侵犯。但是，为避免相关消费者对原、被告产品发生混淆，被告“刀剪总店”、“刀剪公司”今后在企业发展过程中，应当充分尊重原告的注册商标和驰名商标，不得在企业转让、投资等行为中再扩展使用其“张小泉”字号，被告“刀剪总店”对“刀剪公司”不持有股份时，“刀剪公司”不得在企业名称中再使用“张小泉”文字。
03、狗不理案
上诉人狗不理集团有限公司与被上诉人济南市大观园商场天丰园饭店侵害商标权纠纷一案[5]，山东省高级人民法院认为：上诉人狗不理集团公司所有的“狗不理”注册服务商标与被上诉人天丰园饭店的“狗不理猪肉灌汤包”商品名称，客观上存在权利冲突，一种权利是注册商标专用权，另一种权益是商品名称权。但权利冲突的产生有其特定的历史背景和原因。
根据一、二审查明的事实，天丰园饭店在济南这一特定地域内经营“狗不理”猪肉灌汤包的历史由来已久，自20世纪40年代即已在济南扎根，1956年公私合营后，天丰园饭店的营业面积扩大，在其原址上不断发展，成为今天的天丰园饭店。虽然天丰园饭店的经营效益不稳定，但一直经营“狗不理”猪肉灌汤包这一食品。而狗不理集团公司取得“狗不理”注册服务商标的时间是1994年10月。综上可见，天丰园饭店对于“狗不理”风味猪肉灌汤包的经营，具有一个历史承袭演变的过程，并非是在狗不理集团公司所有的“狗不理”商标经过注册并驰名后，为争夺市场才故意使用“狗不理”三字，并没有违背市场公认的商业道德，不存在搭他人便车、利用狗不理集团公司的“狗不理’’注册服务商标声誉的主观恶意。因此，天丰园饭店对于“狗不理”猪肉灌汤包这一商品名称的使用是善意的，而且属于在先使用。只要天丰园饭店规范使用这一商品名称，即不存在侵犯狗不理集团公司所有的“狗不理”注册服务商标专用权的问题。
对“稻香村”商标侵权案的一点思考
1、鳄鱼案中，一只鳄鱼头朝左，一只鳄鱼头朝右，消费者混淆、误认是必然的结果。虽然双方标识亦包含其他因素，但终究是鳄鱼，两条鳄鱼的听觉传播效果会加大混淆的可能性。张小泉案中，上海张小泉刀剪总店这一企业名称的使用也必然让消费者摸不着头脑。狗不理案中，亦会是相同的结果。这三个案件，之所以后认定被诉侵权行为不构成侵权，无一例外的都考虑了历史因素。
2、在处理此类案件时，对历史因素的考虑，实际上是对特定历史背景下诉争标识使用历史的尊重，是对被诉侵权人主观善意使用意图的肯定。在此情况下，如果中规中矩的依据《商标法》对诉争标识的使用现状与权利商标进行比对，必然导致对诉争标识权利人不公平的裁判结果。因此，即便诉争标识的使用具有现实混淆可能性，也不能禁止该标识的继续使用。虽然司法判决终回归到了混淆要件，并进一步进行理论阐述，以期说明不会导致混淆误认，但这只是对法律适用进行的技术性处理，究其本质，是对《商标法》的适用给予了一定的限制。
3、回归到“稻香村”商标之争：北京稻香村公司因其传统制作工艺的限制以及公司体制的局限性，使其在现代商业竞争中必然处于裹足前行的状态。而与之相反，苏州稻香村公司的快速扩张，则无疑在南北“稻香村”竞争中更具优势。尤其是苏州稻香村公司对北京市场的大举进入，一定让北京稻香村公司有种被打入大本营的感觉。此次北京稻香村公司在北京起诉苏州稻香村公司，可能正是基于此。
4、北京稻香村公司对“稻香村”商标在“糕点”等商品上作为未注册商标使用并终逆袭注册成功，实际上已经在先侵入了苏州稻香村的领地范围。这种使用以及获准注册，很难说具有绝对的合理性以及合法性。苏州稻香村受让的上世纪八十年代的标识，显然已经不符合当前的审美，其基于在先注册商标而进行在后的扩展，虽然必然会加重混淆的发生，但本身具有正当的理由。
在苏州稻香村扩展注册“稻香村”商标案件中，高人民法院“而任何投机取巧，希望通过不诚信经营而获取他人商誉的行为都是短视的商业行为，同时，也不为法律所支持和保护，终也会损害稻香村老字号的利益。”这一评价内容，恐怕就是在否定苏州稻香村公司扩展注册的主观善意。但笔者认为，之所以造成“稻香村”的混乱，北京稻香村公司对此负有不可推卸的责任。
5、南北“稻香村”之争，表面上看是标识是否近似、商品是否类似的判断，但案件处理的结果，实质上是对双方商业利益的平衡。从个人感情、对北京“稻香村”的熟悉程度以及先入为主的观念来说，我倾向于给予北京稻香村公司更多的保护。这种倾向，恐怕也是苏州稻香村公司客场应诉的劣势所在。但为了划清彼此商业标识的界限，绝对的保护北京稻香村公司，而完全限制苏州稻香村公司对商业标识的扩展，无疑有失公允。
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